Автор: Иван Дёмичев, IPS

---

Компании, дорожащие своим брендом, логотипом и репутацией рано или поздно задумываются о регистрации товарного знака. На примерах из практики эксперты российско-канадской юридической фирмы IPS разберут вопрос об использовании чужого бренда.

Немного теории

В начале жизни каждая компания получает имя – фирменное наименование, а при необходимости, и коммерческое обозначение. При успешном развитии событий, продукты или услуги компании становятся известны широкому кругу потребителей, и бренд приобретает цену.

Регистрация товарного знака позволяет законодательно защитить достигнутый успех от недобросовестных конкурентов. Согласно ст. 1484 ГК РФ , исключительное право на использование товарного знака получает тот, кто раньше его зарегистрирует. Наличие этого права на законных основаниях запрещает конкурентам предоставлять услуги или продавать продукцию под защищенным брендом. А сам факт регистрации создаёт нематериальный актив, которым можно распоряжаться «любым не противоречащим закону способом» ( п.1 ст. 1229 ГК РФ), включая лицензирование, продажу или закладывание под залог для получения займа, например, в российских филиалах западных банков.

Товарный знак может быть не только словесным, но и изобразительным (логотип), а также комбинированным ( ст. 1482 ГК РФ ). Регистрация графических элементов в разном сочетании на разном цветовом фоне позволяет защитить узнаваемый дизайн компании. Бывают и другие виды товарных знаков. Например, компаниям Ваниш, МТС, Сбербанк удалось зарегистрировать цвет в качестве товарного знака (см. товарные знаки № 310048 , № 560598 , № 556088 ). Поскольку разработка логотипа – это творческая работа, с момента создания он защищается еще и авторским правом. Автор (дизайнер) должен формально передать компании права на использование логотипа (по ст. 1285 или 1286 ГК РФ), чтобы с ним не возникло разногласий, особенно если в будущем бренд станет дорогим.

Примеры потери бренда

Предположим, что вы несколько лет подряд продаёте окна под названием «Весна за окном». Вы сделали этот бренд узнаваемым благодаря значимым вложениям в рекламу, качеству вашего продукта и персональному подходу к клиентам, но по каким-то причинам не стали регистрировать. Конкуренты могут вас опередить, оформив на себя товарный знак на ваш бренд ( ст. 1484 ГК РФ ). На основании приобретенного исключительного права они смогут продавать окна своего производства с названием «Весна за окном», а вам запретить его использование.

Вынужденная отсрочка в регистрации товарного знака может быть связана с его недостаточной различительной способностью. По этой причине, например, словесный товарный знак «1С» ( №340505 ) изначально не мог быть зарегистрирован. Но после регистрации и использования в течение некоторого времени комбинированного обозначения (№ 134503 ), наименование «1С» получило известность, поэтому словесный товарный знак обрел различительную способность. О том как доказать различительную способность товарного знака смотрите п. 35 Правил по подаче и экспертизе товарных знаков, далее – Правила; п. 1.1 статьи 1483 ГК РФ .

Другой пример потери бренда связан с иностранными производителями, в частности из Китая, которые ввозят продукт в РФ и не заботятся о защите. Как только какой-нибудь бренд становится узнаваемым на рынке, конкурент спешит зарегистрировать его и внести товарный знак в таможенный реестр , тем самым накладывая запрет на ввоз в РФ продукции оригинального производителя.

На практике подобные ситуации встречаются достаточно часто, и способов защиты у пострадавшего создателя бренда, к сожалению, мало и они дороже, чем первоначальная регистрация товарного знака.

В частности, чтобы бороться с агрессивным ведением бизнеса как описано в этих двух примерах, необходимо оперативно оспаривать опасные товарные знаки в Палате по патентным спорам, а в суде доказывать право преждепользования или недобросовестную конкуренцию.

Следует отметить, что регистрация товарного знака позволяет не только защитить ваш бренд, но и снизить риск нарушения исключительных прав на товарные знаки третьих лиц. Если обозначение прошло экспертизу и зарегистрировано, то, следовательно, нарушения чужих знаков не были выявлены. Поэтому регистрация товарного знака должна предшествовать серьезным вложениям в бренд. А, поскольку фирменное наименование часто удобно использовать в товарном знаке, то еще до регистрации компании следует понимать формальные требования к товарному знаку, провести предварительный поиск товарных знаков и наименований, которые в будущем могут вам мешать.

Подводные камни регистрации

Казалось бы, все ясно – придумали яркое неповторимое название, нарисовали свой логотип, провели поиск в базе товарных знаков и подали заявку на регистрацию. Но есть ст. 1483 ГК РФ, где прописаны основания для отказа в регистрации товарного знака. Государственная экспертиза проверяет совпадение вашего товарного знака с существующими, используя такие понятия как «сходство до степени смешения», фактор «введения потребителя в заблуждение» или «отсутствие различительной способности». И опасность отказа в регистрации зачастую кроется в недооценке заявителями как раз этих обобщенных формулировок, узкое их понимание. Согласно вышеописанным Правилам, утвержденным приказом № 482 Министерства экономического развития РФ: Тождество товарных знаков — это совпадение обозначений во всех элементах, точное копирование средства индивидуализации (см. п. 41Правил). Сходство до степени смешения — это ассоциация товарных знаков между собой, несмотря на отдельные отличия (см. п. 42-44Правил). Однородность товарных знаков показывает насколько велика возможность для потребителя отнести товары к одному изготовителю (см. п. 45 Правил). К вводящим в заблуждение относятся такие обозначения, которые порождают в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (см. п. 37 Правил).

Отсутствием четких количественных критериев сходства товарных знаков могут воспользоваться и конкуренты. Иногда даже вполне открыто:

(Источник изображения 1: ФАС — http://spb.fas.gov.ru/poll/9670
Источник изображения 2: предоставлено пресс-службой ООО «Традиция» для http://fontanka.fi/articles/23318/, По-немецки: «Отвоевываем полки»)

 

Но даже в таком очевидном, казалось бы, случае с маслом «Баба Валя» в опросе, проведенном ФАС, только 58% голосующих определило похожесть упаковок. А патентный поверенный со стороны ответчика даже смогла на основе сравнительного анализа доказать отсутствие сходства упаковок до степени смешения (см. решение ФАС по делу Valio (товарные знаки № 383792 , 445374 ; 975439 , 991381 ) vs «Баба Валя»).

А в следующих примерах товарные знаки уже были зарегистрированы, но затем регистрация была оспорена правообладателями сходных товарных знаков в Палате по патентным спорам (ППС):

1. DURAVIT (№ 612591 по международной регистрации) vs DEREVIT ( №559471 ). Заключение ППС.

2. Range ( №558873 ) vs Ranger ( №577286 ). Заключение ППС.

3. PROBI (№ 1085907 по международной регистрации) vs PROBIMAX ( №558785 ). Заключение ППС.

Неоднократны случаи, когда, наоборот, в Палате по патентным спорам удавалось оспорить отказ зарегистрировать отвергнутый экспертом ФИПС товарный знак. Например, в Палате по патентным спорам удалось отстоять товарные знаки «PHILOSOPHY» ( Заключение ), «КУЛИБИН» ( Заключение ), «АВТО-ЯПОНЕЦ» ( Заключение ).

Повышает шансы заполучить надежный бренд знание правоприменительной практики. Попадая в «белые пятна», не охваченные нашим законодательством, вы отдаетесь на волю волн и юристов, способных трактовать закон как в вашу, так и не вашу пользу. Например, остается актуальным вопрос использования чужих товарных знаков в доменных именах и контекстной рекламе. Об этом писалось на Хабре: « Чужой товарный знак в контекстной рекламе: законно или нет? », « Подборки судебных решений. Ключевые слова и товарные знаки », « Всегда ли прав владелец товарного знака? ». Опыт показывает: суд не признает, что использование товарных знаков в качестве ключевых слов в контекстной рекламе приводит к смешению товаров или услуг у потребителей.

Один из примеров. ООО «Бызово.ру» обратилось с требованием к ООО «Амаяма Авто» и ИП Николаев Е.А. прекратить использование зарегистрированного товарного знака «bizovo» и слов «bizovo», «bizovа», «bizov», «бизово», «бызова» в сети Интернет. Вот выдержка из дела № А51-11605/2013 :

«По мнению общества «Бызово.ру», судами сделаны необоснованные выводы о том, что ключевое слово для поиска информации в Интернете не обладает индивидуализирующей способностью, указание соответствующего обозначения в качестве ключевого слова осуществляется в технических целях и не может привести к смешению товаров (услуг) и признаваться использованием товарного знака по смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец полагает, что из публичной оферты следует, что индивидуализация сайтов происходит именно по ключевым словам, используемым рекламодателями в контекстной рекламе. В связи с этим использование чужого товарного знака произошло в момент указания обществом «Амаяма Авто» в приложениях к договору с третьим лицом спорного товарного знака в качестве ключевого слова для индивидуализации в сети Интернет и продвижения своего сайта, что привело к увеличению посещаемости сайта ответчиков.»

Точку в деле ставит комментарий третьей стороны, Яндекса:

«Ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление, поскольку одно ключевое слово может использоваться для неограниченного количества объявлений как одного и того же, так и разных рекламодателей. Ключевые слова не являются частью самого рекламного объявления, не входят в его содержание и не демонстрируются пользователям.» Ну а, поскольку ключевые слова не способствуют индивидуализации товаров, то и исключительное право на товарный знак при его использовании в качестве ключевого слова не нарушается (п. 2. 5) ст. 1484 ГК РФ ).

Можно резюмировать, что использование чужих товарных знаков в качестве ключевых слов все еще воспринимается объектами правоотношений неоднозначно. Но суды чаще всего не удовлетворяют подобные иски.

А вот за использование чужого товарного знака в качестве доменного имени часто приходится расплачиваться. В простых случаях такие дела удается свести к п. 2. 5) статьи 1484 ГК РФ . Так произошло, например, в деле № А40-179336/2016 , где истцом выступала компания ZF Friedrichshafen AG. Суд удовлетворил заявленные претензии на домен SACHS.RU, содержащий товарный знак № 791003 «SACHS», на основании того, что у ответчика «отсутствуют законные права и интересы на домен», он не является владельцем указанного товарного знака, а также «домен не содержит в себе наименования или фирменного наименования ответчика».

Поэтому если хотите избежать лишнего риска – проверяйте ваши доменные имена в базе товарных знаков.

Но даже если вы поторопились подать заявку на регистрацию, и не обнаружили сразу опасное сходство вашего товарного знака с другими объектами правовой охраны, вы еще можете рассчитывать получить разрешение самого правообладателя на регистрацию (по п. 4, 6, 9, 10 ст. 1483 ГК РФ ). Обратите внимание, что эксперт и в этом случае имеет право отказать в регистрации, если сочтет, что наличие двух сходных товарных знаков может ввести потребителя в заблуждение. Государственная пошлина в случае отказа в регистрации не возвращается. Поэтому перед подачей заявки еще на этапе разработки и утверждения обозначения необходимо проводить полную проверку по всем возможным основаниям для отказа и на соответствие требованиям законодательства.

Сама процедура регистрации товарного знака подробно изложена в ГК РФ ( статьи 1492-1507 ) и Правилах .